東京高等裁判所 平成１０年（ネ）４８１６号 判決 1999年5月13日
東京都江東区東砂六丁目一二番五号
控訴人兼被控訴人（以下「一審被告」という。）
株式会社辰巳菱機
代表者代表取締役
近藤豊嗣
訴訟代理人弁護士
影山光太郎
同
鈴木伸太郎
同
市川裕史
補佐人弁理士
伊藤儀一郎
神奈川県厚木市上古沢一三六九番地
被控訴人兼控訴人（以下「一審原告」という。）
株式会社興研
代表者代表取締役
松本袈裟文
訴訟代理人弁護士
小柴文男
同
井坂光明
補佐人弁理士
千葉太一
主文
一 一審被告の控訴及び一審原告の控訴をいずれも棄却する。
二 当審における訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者らが求める裁判
一 一審被告
「原判決中、一審被告敗訴の部分を取り消す。右部分に係る一審原告の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも一審原告の負担とする。」との判決
二 一審原告
「原判決中、一審原告敗訴の部分を取り消す。原判決の主文第一項を「一審被告は、一審原告に対し、金二七二万円及びこれに対する平成三年八月二一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。」と変更する。一審被告は原判決別紙物件目録（二）記載の負荷装置システムを製造、使用してはならない。一審被告は原判決別紙物件目録（二）記載の負荷装置システムを廃棄せよ。訴訟費用は第一、二審とも一審被告の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言
第二 当事者らの主張
左記のとおり付加するほか、原判決摘示（四頁八行ないし五五頁六行）のとおりであるから、これを引用する。
一 一審被告の主張
１ 本件装置イが本件発明甲の特許を侵害するとの判断について
原判決は、本件装置イが備えている昇降自在な絶縁鞘筒による作用効果は本件発明甲の一実施態様の効果として当然予期されたものであり、また、本件装置イが備えている分水槽、基台集水槽による作用効果も、本件装置イが本件発明甲と全く別の発明となるような作用効果ということはできない旨判断している。
しかしながら、本件発明甲が絶縁鞘筒、分水槽及び基台集水槽を必須の要件としていない以上、原判決の右判断は失当である。なお、本件装置イの基台集水槽を備える構成には、抵抗体としての水の中に発生した気泡を速やかに消失させる作用効果があるが、原判決はこれを看過している。
２ 一審原告が受けた損害の額について
原判決は、一審原告が受けた損害の額を認定するに当たり、一審被告が得た利益から自動車の燃料代等として一日当たり金二万円のみを控除している。
しかしながら、一審被告が利益を得るためには、当然に人件費が必要であるし、本件装置イ及び自動車の減価償却も必要であるから、一審被告が得た利益からこれらの金額を控除すべきであって、一審原告が受けた損害の額に関する原判決の認定は誤りである。
３ 本件装置イの製造、使用の差止めについて
原判決は、一審被告は今後とも本件装置イを製造、使用するおそれがあると認められる旨説示している。
しかしながら、一審被告は、所有していた本件装置イを平成二年三月にすべて廃棄した。そして、一審被告は、抵抗体として水を用いない乾式の負荷装置の構成を創案して多数の特許権を取得するとともに、これを製造、所有して、現在すべての負荷試験をこれによって行っている。そして、本件装置イは、性能において乾式の負荷装置にはるかに劣るものであるから、一審被告が今後、本件装置イを製造、使用することはありえない。
４ 本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙との均等について
（一） 一審原告は、本件発明甲の構成要件B'、本件発明乙の構成要件ｂのうち本件装置ロに欠如しているのは主電極を下方から支持、固定する構成のみであり、この点について本件装置ロは主電極を上から吊り下げる構成（以下「本件装置ロの特徴点１」という。）を採用しているのであるから、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たっては、本件装置ロの特徴点１のみを考慮し、本件装置ロが備えている「外面が絶縁被覆された給水管が主電極の支持部材であるとともに、主電極と電源装置の出力ケーブルとを結ぶ導電部材を兼ねる構造」（原判決八四頁二行ないし四行。以下「本件装置ロの特徴点２」という。）は無視すべきである旨主張する。
しかしながら、本件装置ロの特徴点２は、部材数を減少して、コストを低減し装置の安定性を高めるとともに、給水管が内部を流れる冷水によって冷却されるので放電が抑止されるという本件発明甲あるいは本件発明乙によっては得られない顕著な作用効果をもたらすから、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たって本件装置ロの特徴点２は無視すべきであるとする一審原告の右主張は失当である。のみならず、本件装置ロの特徴点１は主電極が揺れて危険であると考えられており、本件装置ロの製造前にこのような構成を試みた当業者は存在しなかったのである。本件装置ロの構成が本件発明甲あるいは本件発明乙に対して進歩性を有することは、本件装置ロに係る構成の発明が特許を受けている事実からも明らかである。
この点について、一審原告は、原判決説示のように対象製品の具体的な構成を重視する前提に立つと、特許発明のある要件を均等物に置換しても特許発明の技術的課題とは別個の技術的課題の解決のために置換するならば特許発明の侵害に当たらないことになり不当である旨主張する。
しかしながら、特許発明に対して、新たな技術的課題を解決するために改良を加えた結果、特許発明とは異なる作用効果を得るに至った場合は、改良後の構成は特許発明と均等とはいえないから、一審原告の右主張も失当である。
（二） 一審原告は、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たって本件装置ロの特徴点２を考慮しても、本件装置ロの特徴点２は、本件装置ロの特徴点１を採用する以上当然の設計事項あるいは単なる付加的な要素にすぎない旨主張する。
しかしながら、本件装置ロの特徴点２は、前記のように本件発明甲みるいは本件発明乙によっては得られない顕著な作用効果をもたらすから、これを当然の設計事項あるいは単なる付加的な要素というのは誤りである。なお、一審原告が援用する昭和五五年実用新案出願公開第一七三三四号公報記載の液体抵抗器の構成は、多くの点において本件装置ロの構成と異なっており、本件装置ロの構成が本件発明甲あるいは本件発明乙に対して進歩性を有することを否定する論拠にはなりえない。
この点について、一審原告は、装置全体の部材に電流が流れる危険性は本件装置ロの特徴点２にのみ考えられることではなく、水を抵抗体として使用する負荷装置については常に考慮すべき事項であるから、原判決の「分水槽を介してこれと電気的に接続する装置全体の部材に電流が流れる危険性が考えられるので、当業者は通常このような構成を避けるものと推認され」るとした説示は失当である旨主張する。
しかしながら、給水管が導電部材を兼ねる構成には、給水管から負荷装置の躯体へ電流が流れる危険性が想定されるので、本件装置ロの製造前にこのような構成を試みた当業者は存在しなかった。しかるに、一審被告代表者は、給水管に導かれた電気は主電極からベース電極のみに流れ、分水槽等の負荷装置の躯体へ流れることはない事実を見出し、本件装置ロの特徴点２を創案したのであるから、一審原告の右主張も失当である。
二 一審原告の主張
１ 本件装置イが本件発明甲の特許を侵害するとの判断について
一審被告は、本件装置イが本件発明甲の特許を侵害するとの原判決の判断は失当である旨主張する。
しかしながら、一審被告の主張は独自の見解にすぎず、原判決の右判断には何ら誤りはない。
２ 一審原告が受けた損害の額について
原判決は、一審被告が本件装置イを使用したことを自認する七回のほかに、一審被告が本件装置イを使用したことを認めるに足りる証拠はない旨説示している。
しかしながら、一審被告が多額の費用を投じて製造した本件装置イをわずか七回しか使用しなかったとの認定は余りにも不自然である。
なお、一審被告は、一審被告が利益を得るためには人件費が必要であるし、本件装置イ及び自動車の減価償却も必要であるから、一審被告が得た利益からこれらの金額を控除すべきである旨主張する。
しかしながら、特許法一〇二条一項の規定は、特許権者が得る蓋然性があった利益の額を推定するものであるから、同条項にいう「利益」とは、特許権者が現実に特許を実施しており、新たに設備投資や従業員の雇用を必要としない状態で製造、実施が可能な範囲内では、侵害行為者の製品の売上額から製造、実施等のための変動経費のみを控除した額であるとした原判決の判断は正当である。
３ 本件装置イの製造、使用の差止めについて
一審被告は、抵抗体として水を用いない乾式の負荷装置の構成を創案してこれを製造、所有し、現在すべての負荷試験をこれによって行っているから、一審被告が今後、本件装置イを製造、使用することはありえない旨主張する。
しかしながら、乾式の負荷装置は大量の熱を放出するので、水を抵抗体として使用する負荷装置に完全に代替しうるものではない。したがって、一審被告が今後も本件装置イを製造、使用するおそれは完全には否定できないというべきである。
４ 本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙との均等について
（一） 原判決は、特許発明と対象製品が均等か否かの判断は対象製品の具体的な構成について行うべきであって、対象製品の構成を抽象した上位概念について行うべきではないとの前提の下に、本件発明甲の構成要件B'、本件発明乙の構成要件ｂを、本件装置ロの特徴点２に置き換えることは、本件装置ロの製造時点において当業者が容易に想到できたとは認められない旨説示している。
しかしながら、本件発明甲の構成要件B'、本件発明乙の構成要件ｂのうち、本件装置ロに欠如しているのは、「有底円筒形ベース電極の底部中央に、円筒形主電極を絶縁状態で貫植した」構成（あるいは、「ベース電極の底部中央に貫着した絶縁体を貫通して立設し（た）円筒形の主電極」の構成）、すなわち、主電極を下方から支持、固定する構成のみであって、この点について本件装置ロは、主電極を上から吊り下げる構成（本件装置ロの特徴点１）を採用しているのである。
したがって、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たっては、本件装置ロの特徴点１のみを考慮し、本件装置ロの特徴点２は無視すべきであるから、原判決の前記説示は失当である。そして、本件装置ロの特徴点１は、例えば、昭和五五年実用新案出願公開第一七三三四号公報に記載されているように、古くから普通に行われていることにすぎないのである。原判決説示のように対象製品の具体的な構成を重視する前提に立つと、特許発明のある構成要件を均等物に置換しても、特許発明の技術的課題とは別個の技術的課題の解決のために置換したものならば特許発明の侵害に当たらないことになり、不当である。
（二） 本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たって本件装置ロの特徴点２を考慮しても、本件装置ロの特徴点２は当業者ならば容易に想到しえた事項にすぎない。
すなわち、本件装置ロの特徴点１を採用する以上、電源装置の出力ケーブルが主電極の外出上端に接続されるのは当然の設計事項であるから、本件発明甲の構成Ｂ、本件発明乙の構成ｂのうち主電極の「外出（中略）端に電源装置の出力ケーブルを接続する」構成は、本件装置ロも当然に備えているものである。また、本件装置ロの主電極の支持部材は給水管としても機能しているが、この点は本件発明甲の構成要件Ｂ、本件発明乙の構成要件ｂにおいては単なる付加的な要素にすぎず、例えば、前記昭和五五年実用新案出願公開第一七三三四号公報に記載されているように、古くから行われていることにすぎないのである。
この点について、原判決は、「分水槽から絶縁チューブを経て給水管を通りベース電極内へ流れる水は電気をある程度通すから、結局分水槽を介してこれと電気的に接続する装置全体の部材に電流が流れる危険性が考えられるので、当業者は通常このような構成を避けるものと推認され」（八四頁七行ないし一〇行）る旨説示している。
しかしながら、「装置全体の部材に電流が流れる危険性」は、給水管に係る本件装置ロの構成にのみ考えられることではなく、水を抵抗体として使用する負荷装置においては常に考慮すべき事項であるから、原判決の右説示は失当である。
理由
一 当裁判所も、一審原告の一審被告に対する請求は、原判決の主文第一、二項掲記の限度において認容すべきものと判断する。その理由は、原判決説示（五五頁一〇行ないし九九頁四行）のとおりであるから、これを引用する。
二 本件装置イが本件発明甲の特許を侵害するとの判断について
一審被告は、本件発明甲が絶縁鞘筒、分水槽及び基台集水槽を必須の要件としていない以上、本件装置イが本件発明甲の特許を侵害するとした原判決の判断は失当であり、また、本件装置イの基台集水槽を備える構成には、抵抗体としての水の中に発生した気泡を速やかに消失させる作用効果があるが、原判決はこれを看過している旨主張する。
しかしながら、原判決認定（五八頁五行ないし六〇頁一行）の本件装置イの構成によれば、本件装置イにおいて最も特徴的な構成が、本件発明甲と同じく、水抵抗器から排出される温水をラジエターによって冷却し循環使用する点にあることは明らかであって、本件装置イが備えている絶縁鞘筒、分水槽及び基台集水槽によって得られる作用効果に関する原判決の判断（六一頁五行ないし六三頁八行）は正当として肯認しうるところである。したがって、一審被告の右主張は採用することができない。
三 一審原告が受けた損害の額について
１ 一審原告は、一審被告が費用を投じて製造した本件装置イをわずか七回しか使用しなかったとの認定は不自然である旨主張する。
しかしながら、本件記録を精査しても、一審被告が自認する七回のほかに、一審被告が本件装置イを使用したことを認めるに足りる証拠は存在しないから、一審原告の右主張は採用することができない。
２ 一審被告は、一審被告が利益を得るためには人件費が必要であるし、本件装置イ及び自動車の減価償却も必要であるから、一審被告が得た利益からこれらの金額を控除すべきである旨主張する。
しかしながら、特許法一〇二条一項は、特許権者が得る蓋然性があった利益の額を推定するための規定であるから、特許権者が現実に特許を実施しており、新たに設備投資や従業員の雇用を必要としない状態で製造、実施が可能な範囲内では、同条項にいう「利益」とは侵害行為者の製品の売上額から製造、実施等のための変動経費のみを控除した額であるとした原判決の判断は正当である。一審被告の右主張は採用することができない。
四 本件装置イの製造、使用の差止めについて
一審被告は、抵抗体として水を用いない乾式の負荷装置の構成を創案してこれを製造、所有し、現在すべての負荷試験をこれによって行っているから、一審被告が今後、本件装置イを製造、使用することはありえない旨主張する。
しかしながら、原判決説示の事情（九四頁四行ないし八行）に鑑みれば、一審被告が今後も本件装置イを製造、使用するおそれは完全には否定できないから、一審被告に対して本件装置イの製造、使用の差止めを命じた原判決に誤りはない。右認定判断に反する乙第二八三号証は採用することができない。
五 本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙との均等について
１ 一審原告は、本件発明甲の構成要件B'、本件発明乙の構成要件ｂのうち、本件装置ロに欠如しているのは、主電極を下方から支持、固定する構成のみであって、この点について本件装置ロは主電極を上から吊り下げる構成（本件装置ロの特徴点１）を採用しているのであるから、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たっては、本件装置ロの特徴点１のみを考慮し、本件装置ロの特徴点２は無視すべきである旨主張する。
しかしながら、本件装置ロの特徴点１は、本件装置ロの特徴点２の「外面が絶縁被覆された給水管」によって主電極を上から吊り下げることを内容とするものであるから、本件装置ロの特徴点１と特徴点２とは分かちがたく結合しており、かつ、本件装置ロの特徴点２が少なくとも部材数を減少する効果をもたらすことは明らかである。したがって、本件装置ロの特徴点１と本件装置ロの特徴点２とを別個の技術的事項と捉え、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たっては本件装置ロの特徴点１のみを考慮し、本件装置ロの特徴点２は無視すべきであるとする一審原告の主張は、本件装置ロの技術内容を恣意的に解釈するものといわざるをえず、採用することができない。
のみならず、甲第三、四号証によれば、本件発明甲及び本件発明乙が本件装置ロの特徴点１のような構成を全く想定していないことは明らかであるうえ、これが本件装置ロの製造時点において周知慣用の技術であったことを認めるに足りる証拠もないから、本件装置ロの特徴点１は、当業者が本件装置ロの製造時点において容易に想到することができた事項ということはできない。ちなみに、ここにいう「容易」とは、特許法二九条二項の規定における「容易」のように、当業者が当該時点における技術水準に基づいて創作力を行使すれば想到することができるという意味の容易性ではなく、原判決にいう「当業者であれば誰もが、（特許発明の）特許請求の範囲に明記されていると同じように認識できる程度の容易さ」（八三頁一一行ないし八四頁一行）でなければならないと解するのが相当である。
２ 一審原告は、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等であるか否かを判断するに当たって本件装置ロの特徴点２を考慮しても、本件装置ロの特徴点２は当業者ならば容易に想到しえた事項にすぎない旨主張する。
しかしながら、前掲甲第三、四号証によれば、本件発明甲及び本件発明乙が本件装置ロの特徴点２のような構成を全く想定していないことは明らかであるうえ、これが本件装置ロの製造時点において周知慣用の技術であったことを認めるに足りる証拠もないから、本件装置ロの特徴点２も、当業者が本件装置ロの製造時点において容易に想到することができた事項ということはできない。
３ よって、本件装置ロと本件発明甲、本件発明乙とが均等である旨の一審原告の主張は、採用することができない。
六 以上のとおりであって、一審被告の控訴及び一審原告の控訴は、いずれも理由がないから、これらを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法六七条、六一条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
（口頭弁論終結日 平成一一年四月一日）
（裁判長裁判官 清永利亮 裁判官 春日民雄 裁判官 宍戸充）